从一起案例看定牌加工企业商标侵权的防范问题

从一起案例看定牌加工企业商标侵权的防范问题

知识产权部 曲延兴律师

近年来，中国进出口贸易得到了迅猛发展。2008年，中国进出口总值将近2.8万亿美元。随着经济的全球化以及中国“世界工厂”地位的确立，充足的劳动力市场和低廉的原材料成本，吸引着世界各国商人从中国订购产品外销。国内越来越多的企业从事定牌加工及相关出口业务。然而，由于企业缺少知识产权保护意识和侵权风险意识，容易出现受外商欺骗或者疏忽而生产和出口侵权货物的情况，贴牌加工贸易中产生的大量商标侵权争议已经成为一个不容忽视的现实问题。下面就笔者最近处理的一起商标侵权案例谈谈定牌加工的概念、定牌加工常见的商标侵权问题及主要表现形式、定牌加工发生商标侵权的原因、从事定牌加工贸易业务的企业如何防范商标侵权。

一、据以研究的案例

2008年1月8日，根据商标权人的举报，山东省龙口市工商局一举在该市石良镇东埠村查获XXX食品有限公司从事“SeaZone”定牌加工的商标侵权案。经调查，“SeaZone”商标，是葛XX申请注册在干海产品上的注册商标。经对XXX食品有限公司车间及仓库的检查，查出印有“SeaZone”商标标识的外包装箱8080个、外包装833400个，已加工好的产品经营额达36500元。XXX食品有限公司生产的涉案产品是根据俄罗斯一公司的要求加工并只销往俄罗斯，不在国内销售。XXX食品有限公司的上述行为均未取得“SeaZone”商标所有权人葛XX的授权许可。最终，该市工商局认定XXX食品有限公司的行为侵犯了“SeaZone”注册商标的专用权，并作出了相应的处罚决定。本案查处的是涉及定牌加工的商标侵权问题。

二、定牌加工的概念

国际贸易的定牌加工（又称为OEM，是英文Original Equipment Manufature的缩写）是加工

贸易的一种形式，它是指在来料加工和来样加工业务中，由境外委托方提供原料或者样品（样式）、商标（一般是已注册的商标)，境内企业负责组织生产加工，并将加工后的产品再贴上境外委托方提供的商标或品牌全部返还给委托方，加工方不对加工后的贴牌产品进行销售，委托方根据约定向加工方支付加工费的经营活动。在这种贸易方式下，由于常常使用国外客户提供的商标或品牌，如果企业缺少商标权保护意识，就会出现侵犯他人商标权的现象，需要承担民事责任、行政责任，严重者还会承担刑事责任，给企业造成巨大经济损失。

三、定牌加工商标侵权的主要表现形式

近年来，以定牌加工为主的加工贸易一直占据着中国对外贸易的“半壁江山”，同时，由定牌加工引发的商标侵权案件也在不断增多，目前定牌加工中的商标侵权主要表现为以下几种情形：

1、国内加工企业在定牌加工合同规定的数量、范围之外，自行生产加工带有国外委托企业注册商标的商品并进行销售。有的时候，委托方一方面不但继续要求贴牌生产企业生产贴牌产品自行销售，同时又委托贴牌生产企业销售贴牌产品，双方另行签订委托销售合同。在委托方允许贴牌生产企业销售贴牌产品时，双方又形成了新的生产和销售的关系，贴牌生产企业应当在许可的范围和销售数量内进行，否则不但构成违约，还会构成商标侵权。如果没有经过许可擅自销售贴牌产品，则构成了商标侵权。

2、国外企业在没有取得注册商标专用权的情况下，委托国内企业定牌生产加工侵权产品，侵犯其他商标注册人的注册商标专用权。在这种情况下，贴牌加工的企业如果缺乏自我保护意识，未作到合理审查义务，没有要求委托方提供商标所有权证书或商标使用权相关证明，势必存在侵犯商标权的极大风险，卷入假冒他人商标生产商品的侵权行为中。如果委托方的行为构成侵权，那么贴牌加工的企业是要承担连带赔偿责任的。

3、国外企业仅在其本国享有注册商标专用权，并未在中国申请注册该商标，而国内其他企业或

个人在中国已经对该商标进行了注册。此时国外企业若委托国内企业定牌加工，也会涉及商标侵权问题。本文涉及的案例即是如此。

四、定牌加工发生商标侵权的原因

1、经济利益诱导。定牌加工的企业一般都从事劳动密集型产品的生产，长期以来一直依靠低价取得市场份额，随着市场竞争越来越激烈，企业出口越来越困难，利润空间越来越小，在这种情况下，必然导致许多定牌加工企业经营者急功近利，为了招揽生意，不管委托方的帖牌是否合法，只要有订单就行。在实际操作中，很多中、小企业由于缺乏大额资金和专有技术，都是依靠这种侵犯他人知识产权的贴牌生产而生存的。

2、定牌加工企业法律意识淡薄。一些定牌加工企业认为，自己是根据委托替他人加工的，加工好的产品也是如数返还委托方，自己没有销售，只是赚取一定的加工费，如果发生商标侵权，责任也应由委托方负责；一些定牌加工企业认为，自己只是受他人委托加工，又不是自己造假销售，只要有授权书，自己就不构成侵权；还有一些定牌加工企业认为只要在定牌加工合同中约定“如果委托方委托生产的产品有任何法律问题，由委托方承担全部责任，加工方不负任何法律责任”，这样，自己就可以不再承担商标侵权的法律责任；还有的定牌加工企业明知手续不全，但心存侥幸，只要有业务订单，不管什么注册商标都敢接，怕跑了生意。由于定牌加工企业大都缺乏法律意识和自我保护意识，大部分企业没有建立对委托方主体资格和商标所有权合法性的审查程序，常常凭外商的传真订单和商标样式就组织加工生产。特别是通过外贸公司接受定牌生产的企业，由于外贸公司往往不主动提供相关证明文件，合法性审查无从谈起。有的企业虽然与委托方签订定牌加工合同，但合同内容不完整，缺乏商标权保护条款，一旦发生商标侵权纠纷，定牌加工生产企业因承担商标侵权责任造成损失在所难免。

五、定牌加工企业防范商标侵权的措施

为了避免定牌加工企业知识产权侵权纠纷，防范定牌加工所引起的商标侵权，在定牌加工商标使用中应注意以下几点。

1、认真审核委托方定牌加工产品商标的权利证明。在审核商标权利的证明时应着重审查委托方在产品最终到达地是否拥有该商标的使用权，审查涉及商标是否在中国注册并仍在有效期间，审查委托方是否具有授权的权力和授权行为是否受中国法律保护。一般情况下应要求委托方提供其商标、牌号情况的相关资料，如系他人的注册商标，必须提供合法的商标使用许可等文件。为了避免牵扯到商标侵权纠纷，在与委托方签订加工合同前，除了要严格审查其是否为合法的商标权利人、委托方在产品最终到达地是否拥有商标权以及授权加工的品牌与其获准注册的品牌是否完全一致外，还要查找国内有无类似商标注册以及该商标是否在我国注册。因为，商标的一大特点在于其具有严格的地域性，即一个国家或地区依照其本国的商标法或本地区的商标条约所授予的商标权，仅在该国或该地区有效，在该国或该地区以外则没有约束力。也就是说，即使委托方可以向加工方提供其商标在他国已合法注册的相关证据，但没有提供在我国注册的证据，仍然存在商标侵权的可能性，假如委托方并未在中国境内获得该商标的注册商标权，而该商标恰好被他人在中国注册，根据商标法的规定，该商标在我国获得核准注册后，其注册商标专用权即在我国境内受到法律保护，如果未经商标注册人许可，企业在生产过程中使用该商标同样构成侵权，因此不管定牌加工的商品是否在国内销售，只要生产时未经许可使用了他人依法注册的商标，就构成了商标侵权。

2、重视签订书面合同。合同是确定双方权利和义务的有效证据，但有些定牌加工企业，多数只凭口头约定，连一个最简单的合同都不签订，更不用提内容详尽，责权利明确的合同。因此，为避免定牌加工商标侵权纠纷，一定要签订书面委托加工合同，在合同中应约定下列条款：合同双方各自的名称、住所、承揽标的、标的物的数量和质量、原材料的来源及数量、质量要求、报酬、承揽方式、合同履行的期限、地点、方式、验收方法及标准、违约责任等条款。除了以上条款外，还应对商标权做出详尽的规定，约定如果委托方提供的商标涉及到侵权时的责任承担问题，以最大限度地保护自己的权益不受侵害。

3、避免落入定牌加工中“免责条款”的陷阱。在定牌加工合同中，往往会出现如下条款“如果委托方委托生产的产品有任何法律问题，由委托方承担全部责任，加工方不负任何法律责任”，这就是所谓的“免责条款”。一些定牌加工企业认为，通过这样的约定，自己就可以不再承担商标侵权的法律责任，但实际情况并不是这样的。根据我国民法通则和合同法的规定，民事主体之间违反法律规定的约定无效，合同中违反法律规定的条款也是无效的，所谓“免责条款”并不能起到免除加工方商标侵权责任的作用。所以，定牌加工企业在签订委托加工同时一定要把商标侵权所造成的损失应由谁承担约定清楚，而不能仅限于所谓的“免责条款”。